天衡论著

TENET TREATISE

天衡知识产权 | 本所代理案件入选“2020年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”

2021-04-27 10:04:14

2021年4月13日,上海知识产权研究所发布了“2020年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”的评选结果。其中,本所吕盛团队代理的厦门吉信德公司诉上海悦舜公司、新憬公司等侵犯其专利权一案入选,该案系最高人民法院作出的第一例专利权无效情况下,仍继续支持权利人维权主张的民事判决,本文结合案件详情,具体说明。
 
一、案件背景
 
厦门吉信德有限公司是专利号为ZL201120130920.7的专利权人,前述专利技术在宠物包业界广泛使用,具有较高的市场价值。厦门吉信德有限公司在调查发现悦舜公司等侵害前述专利权后委托本团队代为提起专利侵权诉讼,一审(2018)沪73民初581号判决认定侵权成立,二审(2019)最高法知民终280号维持一审判决。在二审期间,国家知识产权局作出宣告涉案专利权全部无效的第42072号无效审查决定,悦舜公司据此主张应驳回起诉,但最高人民法院对专利效力进行审查之后,最终未采纳第42072号无效审查决定,并继续推进案件审理,维持了一审判决。
 
二、关于“专利被宣告无效尚未生效时如何处理专利侵权诉讼”的规定
 
【法释〔2016〕1号】最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第二条规定:权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。
 
三、案件解析
 
第42072号无效审查决定所涉关键证据为证据2 CN201226712Y、证据3 US5497919A,该两份证据亦是悦舜公司在专利侵权诉讼中主张现有技术抗辩所依据的证据。第42072号无效审查决定认定涉案专利权利要求1相较于证据3和证据2的结合不具有创造性,而(2019)最高法知民终280号判决则认定证据2、证据3均未揭露涉案专利权利要求1的关键技术特征“扩展面以底边为转轴向外翻转,形成该扩展的宠物活动空间的底面”。
 
涉案专利ZL201120130920.7
 
技术问题:现有的宠物包大小固定,难以同时满足利于宠物生长及携带宠物外出方便的要求。
 
权利要求1:一种可扩展宠物活动空间的折叠宠物包,其特征在于:该宠物包至少包括一个可以其底边为转轴向外翻转而扩展宠物活动空间的扩展面,该扩展面形成该扩展的宠物活动空间的底面,该扩展面除底边外的其余边缘部分为活动连接边,该活动连接边与宠物包对应位置之间设有可折叠的遮挡面。
 


技术效果:该宠物包在饲养宠物时,可将扩展面向外翻转,将遮挡面打开,扩大宠物活动的空间,更加利于宠物的生长,同时在携带宠物外出时,可将扩展面向上翻转,将遮挡面折叠,减小宠物包的体积,便于携带,使用更加方便。
 
证据2 CN201226712Y一种宠物袋
 
技术方案:中空的袋体10左、右两侧壁11、12上设有拉链111、121所衔接的接合件13,当拉链111、121拉开时,两侧壁11、12可伸展接合件13以扩展袋体10内部的空间,以提供最适合的宠物生活空间。
 


证据3 US5497919A一种自行车扩展包
 
技术方案:一种自行车扩展包,其包含一储物袋、一盖子、至少一个被固定在储物袋的侧壁上的侧袋、及一个可折叠于侧袋内的可扩展的置物袋,当把该盖子拉开180度以打开侧袋时,可以使得置物袋达到完全扩展的状态。
 


第42072号无效审查决定意见
 
最接近的现有技术:证据3公开了一种可扩展的折叠包,盖32可以以其底边外转轴向外翻转形成扩展面,除底边外的其余边缘部分为拉链连接边(即活动连接边),盖32打开后形成的容器40的折叠面相当于可折叠遮挡面。
 
区别技术特征和涉案专利实际解决的技术问题:涉案专利权利要求1与证据3公开的内容相比,区别在于:涉案专利要求保护的是一种可扩展宠物活动空间的宠物包,其扩展面是为了扩展宠物的活动空间,扩展面的底面形成该扩展的宠物活动空间的底面,而证据3公开的是一种自行车用的用于存储和携带个人物品的扩展包,其扩展的目的是为了增大储物容积。基于该区别技术特征,可确定涉案专利实际所要解决的技术问题是实现宠物包的扩展活动空间的需求。
 
涉案专利是否显而意见:证据2给出了将宠物包侧壁扩展成具有遮挡面的宠物活动空间的技术启示,证据3与证据2均是生活用品中的便携袋,虽然两者具体应用对象不同,但两者属于相似的应用领域,基于共同的扩展空间的需求,本领域技术人员容易想到在相近似的应用领域中寻找技术手段,本领域技术人员将证据3所公开的扩展结构应用于宠物包并不存在技术上的障碍,本领域技术人员基于证据3给出的扩展侧盖的技术手段,有动机将扩展方式应用于证据2所公开的宠物包侧壁中,即直接将宠物包的侧壁如证据3所公开的盖一样向外扩展从而形成宠物活动空间的底面,从而获得本专利权利要求1所要求保护的技术方案。因而,本领域技术人员在证据3和证据2基础上获得权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见地,权利要求1不具有实质性特点和进步,不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
 
(2019)最高法知民终280号判决意见
 
针对证据2:因宠物袋技术方案中侧壁与袋体的连接方式,是通过接合件伸展并整体向外拉开的方式实现,在扩展袋体内部空间时,该侧壁仍然作为接合件的侧壁存在,与形成“扩展的宠物活动空间的底面”不同,即现有技术中并未公开“扩展面以底边为转轴向外翻转,形成该扩展的宠物活动空间的底面”的技术特征,且该技术特征也不是结合公知常识或其他现有技术内容能够显而易见、无需付出创造性劳动可获得的,故不能认定被诉侵权技术方案因此属于现有技术。
 
针对证据3:因自行车用箱包系在包体的外侧部分附加一个侧袋来增加容积,在该箱包包体本身有设置上盖的情况下,由于取用物品的常识,不可能在包体与侧袋之间一体连通;而侧袋以垂直长度增加的方式扩充容积时,也不可能实现侧袋对外翻转的一边形成扩展的活动空间底面,即现有技术中亦未公开“扩展面以底边为转轴向外翻转,形成该扩展的宠物活动空间的底面”的技术特征,且该技术特征也不是结合公知常识或其他现有技术内容能够显而易见、无需付出创造性劳动可获得的,故不能认定被诉侵权技术方案因此属于现有技术。
 
最高人民法院继续推进案件的审理并作出(2019)最高法民终280号民事判决,驳回上诉,维持原判。
 
四、案件评述
 
在现有的法律框架下,专利确权程序和专利侵权程序是两个并行的程序,实践中,一旦专利被专利复审委员会宣告无效,法院均裁定驳回专利权人起诉。宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人再另行起诉。该做法造成专利侵权诉讼久拖不决,专利审判效率低下,不利于及时保护专利权,不利于营造保护创新的营商环境,不利于创新型国家建设。
 
为了提高专利审理质效,2019年1月1日最高人民法院知识产权法庭挂牌成立,集中统一管辖专利确权程序和专利侵权程序(不含外观专利侵权诉讼)的二审,最高人民法院在侵害专利权诉讼中可以同时进行专利效力判断和专利侵权判断。在(2019)最高法知民终280号一案中,尽管涉案专利尚处于专利确权程序一审中,但最高人民法院认为“虽然无效宣告请求审查决定对涉案专利权宣告全部无效,但该决定尚处在行政诉讼程序而未生效,涉案专利尚为有效专利,法院可基于具体案情,决定是否继续推进对案件的审理”,最高人民法院在该个案中实质上提前进行了专利效力审查,径行作出判决,提高了专利审判效率,及时保护了专利权。
 
该案的创新意义在于,在涉案专利被宣告无效尚未生效的情况下,最高人民法院继续推进民事侵权案件的审理并作出判决,及时保护了专利权。最高人民法院一锤定音,不囿于程序,从实体上解决问题,一改“涉案专利被宣告无效,民事侵权诉讼法院均裁定驳回起诉”的一贯做法。280号民事判决为国内专利审判创新第一案,对于类似案件具有积极的指导意义。此创新做法有利于提高专利审判效率,有利于加大专利保护力度,有利于创新型国家建设。